Merkregistratie: zo bescherm je bijzondere soorten merken

Bij een merk denken de meeste mensen meteen aan een productnaam of logo. HR-kenners en socialmedia-goeroes denken misschien zelfs aan personal branding en reputatie. Dit artikel gaat over merken in juridische zin, en dan vooral over bijzondere soorten merken. Want ook in de juridische wereld is ‘merk’ een rekbaar begrip.

De grote bulk in de officiële merkenregisters van de Benelux en EU betreft merknamen en logo’s. Dat zijn by far de meest voorkomende soorten geregistreerde merken. Maar het merkenrecht is flexibel en andere soorten merken kunnen ook worden beschermd. Denk aan animaties, klanken, kleuren en zelfs vormen. Het zijn allemaal huisstijlonderdelen die vaak net zo herkenbaar zijn als de merknaam of het logo. Bijvoorbeeld: de vorm van de bekende Stabilo-marker of het pianoriedeltje aan het einde van T-Mobile-reclames. Dit soort merken bedoel ik met ‘bijzondere merken’.

Waarom merkregistratie?

Voor ondernemingen vertegenwoordigen dit soort bijzondere merken, net als ‘gewone’ merken, veel goodwill. Vooral als ze langdurig worden gebruikt roepen ze, zelfs zonder dat je het bijbehorende logo ziet, meteen de herinnering van een bedrijf op. Reden genoeg dus voor bescherming in de vorm van een exclusief recht. Daarmee kun je concurrenten immers verbieden om, kort gezegd, hetzelfde of een overeenstemmend herkenningsteken te gebruiken.

Naarmate ‘het origineel’ een grotere impact heeft op de markt, zullen er sneller navolgers zijn. Met een merkregistratie op zak kun zo’n aanhakende concurrent juridisch aanpakken. In de afgelopen jaren is er tot aan de hoogste instanties op Europees niveau geprocedeerd over het verkrijgen van merkrechten op bijzondere merken. Vanuit de markt bestaat er dus echt een behoefte aan merkbescherming. Maar de praktijk laat tegelijkertijd zien dat dit soort merken niet zonder slag of stoot in het merkenregister terechtkomen.

Even opfrissen: wat is een merk, juridisch gezien?

In juridische zin is een ‘merk’ een teken waarmee de producten en diensten van de ene onderneming onderscheiden kunnen worden van die van een andere onderneming. Korter gezegd, een herkomstaanduiding dus. Hier zijn vereisten voor: een merk moet namelijk onderscheidend vermogen hebben. En het mag niet potentieel beschrijvend zijn voor de onderliggende producten of diensten. De officiële instanties, zoals het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom en het European Union Intellectual Property Office, toetsen op deze gronden. Een merkaanvraag kan dus ook worden afgewezen.

Een simpel voorbeeld: GREEN EGG is dus, juridisch gezien, geen goed merk voor eieren (want GREEN verwijst naar natuurlijk of biologisch), terwijl het voor barbecues een prima merk is. De gedachte dat een merk aangeeft wat het product doet of kan is in de marketing heel aantrekkelijk, maar voor een goede merkbescherming is dat juist funest. Een interessant krachtenveld, maar tegen de marketeers onder jullie zeg ik: check voor een nieuw bedacht merk bij een jurist of advocaat gespecialiseerd in het merkenrecht of dat merk juridisch te beschermen is.

Zijn bijzondere merken óók onderscheidend?

Behalve woorden en ‘tekeningen’ (oftewel logo’s) noemt de wet als voorbeelden uitdrukkelijk kleuren, vormen en geluiden. Op papier is de wetgever dus van mening dat ook dit soort merken onderscheidend vermogen kunnen hebben. Dus: consumenten kunnen concurrerende producten en diensten uit elkaar houden aan de hand van bijvoorbeeld kleuren(combinaties), klanken en andere kenmerken. Op papier goed geregeld dus.

Toch is de praktijk anders. In de rechtspraak is het uitgangspunt namelijk dat het publiek minder snel een herkomstaanduiding herkent in een bijzonder merk. Om voor registratie in aanmerking komen, wordt er dus van dit soort merken iets meer gevraagd. De maatstaf hierbij is dat bijzondere merken onderscheidend zijn wanneer ze significant afwijken van wat in de markt gebruikelijk is.

Dus bijvoorbeeld: als in een branche elke speler gebruikmaakt van een andere huisstijlkleur, zal een nieuwe kleur niet snel significant afwijken (want de norm is dat alle concurrenten verschillende kleuren gebruiken). Dan is een kleurmerkregistratie dus niet mogelijk.

Een niet-onderscheidend merk kan inburgeren

Een bijzonder merk dat niet significant afwijkt van de norm komt dus niet voor registratie in aanmerking, want het mist onderscheidend vermogen. En van een bijzonder merk wordt al vrij snel aangenomen dat het niet significant afwijkt. Toch is er een oplossing om later alsnog een merkregistratie te verkrijgen: door te bewijzen dat het merk is ingeburgerd.

Dat houdt in dat het merk alsnog onderscheidend vermogen heeft gekregen voor het publiek door het intensieve gebruik dat ervan is gemaakt in de markt. Daarom kun je het in latere instantie toch nog registreren. Om dit voor elkaar te krijgen, moet je als merkhouder veel aan bewijsmateriaal indienen. Een goed voorbeeld waarbij dit is gelukt, is het bordeauxrood van de Zwitserse zakmessen van Victorinox.

Een merk moet ‘duidelijk en nauwkeurig’ zijn vast te stellen

Waar je ook nog rekening mee moet houden, is dat je het merk ‘duidelijk en nauwkeurig’ in het merkenregister zichtbaar moet maken (of hoorbaar, voor een klankmerk). Bijvoorbeeld door middel van een animatie- of geluidsbestand, of afbeelding van een kleur met internationale kleurcode, afhankelijk van wat voor merk het betreft. Er zijn meerdere manieren om een merk kenbaar te maken in het register. Uiteindelijk gaat het erom dat degene die het merkregister raadpleegt, duidelijk begrijpt welk merk nu eigenlijk wordt geclaimd.

Wat voor bijzondere merken zijn er?

Oké, we laten de theorie nu even achter ons. Welke onderdelen van een huisstijl kun je nou concreet als merk beschermen?

Vormmerken

De vormgeving van een product of verpakking (als het bijvoorbeeld om een vloeibaar product gaat, zoals parfum) kun je onder voorwaarden als merk laten vastleggen. Over de registratie van vormen (al dan niet inclusief opmaak) als merk is de afgelopen jaren een hoop te doen geweest, en nog steeds is het recht in ontwikkeling. Er is geen gebrek aan procedures over dit onderwerp. Eerder deze zomer nog was de vierkante – en met succes geregistreerde – vorm van Ritter Sport chocoladereep nog in het nieuws.

In de wet is een aantal uitzonderingen genoemd voor gevallen waarin merkbescherming voor een vorm sowieso niet mogelijk is. Een voorbeeld daarvan is wanneer de vormgeving uitsluitend technisch bepaald is: voor techniek bestaat al het octrooirecht, dus een merkrecht is dan uitgesloten.

Al met al is een vormmerk heel lastig te registreren, maar het is wel uitdrukkelijk mogelijk. Succesvolle vormmerken zijn het bekende flesje van Coca-Cola, de Toblerone chocoladereep en de zwart-gouden blokbatterij van Duracell.

Positiemerken

Positiemerken zijn de laatste jaren steeds populairder geworden, vooral in de kledingbranche. Het gaat hier om steeds terugkerende en herkenbare designelementen. Zoals, heel old school, het iconische rode lipje op de achterzak van Levi’s-jeans of, een stuk hipper, de zwarte wikkel om de mouw van Daily Paper-truien.

En ander bekend positiemerk waar veel om te doen is geweest, is de rode zool van Louboutin. Die zool kon volgens de rechter als merk worden gezien. Aan alleen al de rode zool kun je de herkomst vaststellen. Dezelfde wettelijke uitzonderingen zijn van toepassing als die van vormmerken, dus het verkrijgen van een merkregistratie verloopt vaak niet zonder slag of stoot. Maar de mogelijkheid is er dus wel degelijk. Met name voor een opvallend stiksel dat steeds terugkeert op dezelfde plek geldt dat dat in de markt als herkenningsteken kan worden gezien: in zo’n geval is merkbescherming wenselijk.

Bewegingsmerken

Een bewegingsmerk, het klinkt heel spannend, is eigenlijk niet meer dan een animatie waarin de merkbestanddelen van positie wijzigen. Bijvoorbeeld een bewegend logo. In het merkenregister kun je zo’n merk makkelijk tonen door een MP4-videobestandje of door een reeks van stills. Maar daarmee is het nog niet vanzelfsprekend dat elke animatie ook als merk kan worden geregistreerd. Er moet nog steeds sprake zijn van onderscheidend vermogen – en dus van een significante afwijking van de norm.

Die drempel wordt niet altijd gehaald. Zo kon een bewegingsmerk van techreus Amazon niet geregistreerd worden. Het ging hier om de beweging die bestaat uit de verkleuring van een grijze naar blauwe cirkel. Deze beweging is te zien aan de bovenkant van Amazons virtual assistant Alexa – daarvan licht de buitenrand blauw op bij het gebruik. Maar de beweging werd als te basaal beoordeeld: het leek te veel op een standaardsymbool dat wordt gebruikt bij het laden van een app of software.

Hier een voorbeeld van een bewegingsmerk – ook cirkelvormig – dat wél geregistreerd kon worden:

Klankmerken

Een klankmerk was in het verleden lastig om in het merkenregister zichtbaar te maken; het kon alleen op basis van een notenbalk. Maar dan weet je eigenlijk nog steeds niet zoveel, ook niet als je wél thuis bent in muziektheorie. Want zelfs als je noten kunt lezen, weet je nog niet hoe het merk klinkt. Bijvoorbeeld met welk instrument de noten worden gespeeld. Inmiddels kun je een klankmerk in het register kenbaar maken door een digitaal bestand, zoals een MP3-bestandje. Voor het grote publiek véél beter te begrijpen dus.

En ook hier geldt weer dat niet ieder geluid zomaar voor registratie in aanmerking komt. Er moet wel sprake zijn van onderscheidend vermogen. Dat betekent in het geval van een klank dat deze niet te generiek of onopvallend kan zijn. Bekende klankmerken zijn de wereldberoemde leeuwenbrul van filmmaatschappij MGM of het fluitdeuntje van Coolblue.

Patroonmerk

Ook een patroon kan een merk zijn. Denk maar aan het wereldberoemde patroon van Louis Vuitton dat op de populaire en peperdure tassen prijkt.

Je kunt ook minder opvallende patronen als merk claimen, maar het blijft van belang dat het patroon significant afwijkt van de norm. Daarvan zal in de kleurrijke mode-industrie overigens minder snel sprake zijn dan in de industriële B2B-markt, waar minimalisme doorgaans de boventoon voert en over het algemeen weinig aandacht of belangstelling is voor esthetiek.

Kleurmerk

Voor bedrijven die sinds jaar en dag dezelfde basiskleur gebruiken in hun huisstijl is de merkbescherming van een kleur op termijn van groot belang. Als het eenmaal lukt om de kleur als merk te registreren, heb je de mogelijkheid je concurrent het gebruik van dezelfde of een vergelijkbare kleur te verbieden. Dat is meteen de reden dat de instanties niet snel een registratie voor een kleurmerk geven. En hoe meer kleuren er in de branche gebruikt worden, hoe kleiner de kans dat een specifieke kleur als voldoende onderscheidend kan worden gezien.

Ook voor kleuren geldt dat in een conservatieve markt (vaak in de B2B-sector) sneller sprake zal zijn van onderscheidend vermogen dan in een branche waarin de producten kleurrijk zijn. De kleur roze voor sorteermachines zal al relatief snel significant afwijken van wat er in de markt bekend is. In mijn eigen markt, de juridische dienstverlening op het gebied van intellectuele eigendom, gebruiken veel organisaties oranje. Merkbescherming voor deze kleur is dan dus niet mogelijk.

Bekende geregistreerde kleurmerken zijn het magenta van T-Mobile of het lila van Milka-chocolade (en ja, chocolade leent zich kennelijk goed voor bijzondere merkbescherming!).

Kleurencombinaties zijn sneller onderscheidend

Ook is er de mogelijkheid van bescherming voor kleurencombinaties. De drempel voor het verkrijgen van een registratie ligt ietsje lager, want een specifieke kleurschikking is unieker dan één kleur op zichzelf. Let wel: bij de aanvraag van een kleurencombinatie moet je wel tot in detail duidelijk maken op welke manier je de kleurencombinatie gebruikt (met name de verhouding en rangschikking van de kleuren). Alleen het noemen van de kleuren is dus niet genoeg.

Winkelinrichting

Ja, je leest het goed. Zelfs het interieur van een winkel(keten) kan een merk zijn. Op dit moment echt nog wel een unicum in het merkenrecht, maar toch… Apple heeft succesvol geprocedeerd tegen het Duitse merkenbureau om de winkelinrichting van de bekende Apple flagship stores als merk geregistreerd te krijgen.

Zoals gezegd, het is meer een uitzondering dan regel, maar wie weet wordt het in de toekomst meer gangbaar, al kun je je afvragen of het merkenrecht hier wel voor bedoeld is. En gaat dit dan ook ooit voor webshops gelden? Die vraag is voor nu nog onbeantwoord.

Geur ook een merk?

Nu we toch in de ‘Yes, we can’-flow zitten: je zou kunnen zeggen dat een bepaalde geur ook een merk zou kunnen zijn – met name als een product een aparte en niet-functionele geur heeft, juist met als doel op te vallen. Je komt vast wel eens in winkels waarin het meteen opvalt dat er een lekkere geur wordt verspreid, bijvoorbeeld in de winkels van Scotch & Soda of Abercombie & Fitch.

Toch moeten we hier de grens trekken: een geur is namelijk niet goed duidelijk te maken in een merkregister en dus niet te registreren als merk. Een beschrijving is niet ‘duidelijk en nauwkeurig’, omdat iedereen een geur over het algemeen subjectief beleeft (niet iedereen ruikt hetzelfde). En het alternatief, een scheikundige formule, is voor de meeste mensen niet te begrijpen.

In de VS zijn ze wat ruimdenkender: daar kan een geur wel als merk worden geclaimd. Een voorbeeld is de vanille-muskusgeur die je ruikt in de winkels van telecomaanbieder Verizon. Maar in de EU kan een geur dus niet als merk geclaimd worden.

Wat moet je doen?

Het merkenrecht is behoorlijk flexibel als het gaat om de bescherming van bijzondere merken. Toch moet je als (aspirant-)merkhouder vaak nog wel een horde nemen en zorgen dat jouw bijzondere merk significant afwijkt van de norm in de markt. Met name naarmate een het merk al langer onderdeel is van de huisstijl, wordt de vraag naar merkbescherming relevanter.

In veel gevallen moet je er rekening mee houden dat je bewijs voor inburgering moet verzamelen. Daar kun je al mee beginnen voordat je het merk aanvraagt. Overleg met een gespecialiseerd jurist over de mogelijkheden voor merkbescherming en stem samen een strategie af, want het is zonde om een kans te laten liggen om de voorsprong op een concurrent te behouden.