Merkrecht: dit moet je weten over je merkregistratie

Oké, je merk is ingeschreven in het merkenregister. Je bent vrij om je merk te gebruiken, en kunt nu optreden tegen concurrenten die inbreuk (dreigen te) maken op jouw merk. Is de kous daarmee af? Nou, niet helemaal. Als houder van een merkregistratie heb je namelijk een aantal verplichtingen waar je aan moet voldoen om ervoor te zorgen dat je merkregistratie geldig blijft.

Een exclusief recht op een merk kun je alleen claimen als dat merk is geregistreerd. Op Frankwatching schreef ik eerder al over wat voor soort merken allemaal beschermd kunnen worden. Een merk moet aan een aantal eisen voldoen om geregistreerd te kunnen worden. Eenmaal geregistreerd is je merk beschermd en kun je het inroepen tegen concurrenten die inbreuk maken op jouw merk.

Maar er is ook een keerzijde: nadat een merk eenmaal is geregistreerd, kan dat merk – uiteraard onder bepaalde voorwaarden – ook weer uit het register worden geschrapt. Dat gebeurt niet automatisch, maar op initiatief van een concurrent of andere belanghebbende. Een merkregistratie kan dus het mikpunt zijn van juridische aanvallen. Als zo’n aanval slaagt, kan dat betekenen dat je geen exclusief merkrecht meer hebt, en gaat een belangrijke asset voor de onderneming verloren. Wil je je concurrent hierin geen kans te geven? Let dan op de volgende punten.

1. Laat het geen soortnaam worden

Walkman, hagelslag, ranja. Allemaal aanduidingen die tegenwoordig door velen als soortnaam worden gebruikt. Maar heeft iedereen nog op het netvlies dat dit ooit oorspronkelijk merknamen waren voor nieuwe producten? Deze producten waren zó succesvol en vernieuwend, dat het publiek – of in elk geval delen van het publiek – de merknaam op een gegeven moment is gaan vereenzelvigen met de onderliggende productsoort.

Hoewel dit menig ondernemer als muziek in de oren klinkt, is het juridische gevolg hiervan uiteindelijk niet zo positief. Als de merknaam een gebruikelijke benaming (oftewel soortnaam) is geworden voor de onderliggende producten, heeft het merk namelijk zijn kernfunctie – de herkomstfunctie – verloren. Het publiek ziet in het merk dan niet meer een aanduiding van herkomst en kwaliteit, maar alleen nog een aanduiding van het soort product. Het kan daarmee geen merk meer zijn, en daarmee wordt de merkregistratie dus vervallen verklaard. Daardoor is het merk feitelijk vogelvrij geworden.

Toedoen of nalaten

In de wet is geregeld dat de doorhaling kan worden gevorderd wanneer het merk een gebruikelijke benaming is geworden “door toedoen of nalaten” van de merkhouder. De merkhouder heeft hierin zelf dus een verantwoordelijkheid. Enerzijds om zelf consequent te zijn in het eigen merkgebruik, en anderzijds om op te treden tegen inbreukmakers die het merk als soortnaam gebruiken.

Wie gebruikt er niet regelmatig ‘googelen’ om iets online op te zoeken of heeft het niet over Spa Rood als hij bruisend water bedoelt? Om te voorkomen dat zulk merkgebruik gemeengoed wordt, zal een merkhouder zal waar mogelijk actie moeten nemen. Bijvoorbeeld door een sommatiebrief te sturen en, als die niet het gewenste effect heeft, zelfs een rechtszaak aan te spannen tegen de inbreukmaker.

En niet onbelangrijk: de merkhouder zelf moet zijn eigen merk ook als zodanig gebruiken, en niet als soortnaam. Hoe? Zet er bijvoorbeeld geen lidwoord voor en maak er ook geen werkwoord van. Als het gaat om een nieuw soort product, bedenk er dan een soortnaam bij die in de context van het merk wordt gebruikt.

Ranja is trouwens sinds een paar jaar bezig met een comeback als merk. Op die manier hoopt de merkhouder dat het van een soortnaam alsnog weer een exclusieve merknaam wordt. De tijd zal leren of dit uiteindelijk gaat lukken.

2. Pak merkinbreuk aan

Een onderscheidend merk moet onderscheidend blijven. Wordt jouw merk niet zozeer als soortnaam gebruikt, maar wel veelvuldig door concurrenten gebruikt als merk voor soortgelijke producten of diensten? Ook dan kan het een gebruikelijke benaming worden en moet de merkhouder optreden, want het gevaar ligt op de loer dat het merk door veelvuldig gebruik door anderen onderscheidend vermogen verliest, of “verwatert”. Dan is het een gebruikelijke benaming geworden. En ook dan kan het merkrecht komen te vervallen.

Neem dus een actieve houding aan ten opzichte van inbreukmakers.

3. Gebruik het merk voor de beschermde waren en diensten

Een merk moet worden aangevraagd voor specifieke waren en diensten. Om de merkrechten niet kwijt te raken, moet het merk ook daadwerkelijk voor die waren en diensten worden gebruikt, in elk geval binnen afzienbare tijd.

Eerste 5 jaar sowieso beschermd

In de eerste 5 jaar van de merkregistratie is het merk sowieso beschermd voor alle aangewezen waren en diensten, ongeacht de vraag of het merk ook daadwerkelijk voor die waren of diensten wordt of gaat worden gebruikt. Je hebt als merkhouder dus ruim de tijd om een product of de dienst verder te ontwikkelen voordat het gelanceerd wordt (in de praktijk is dat vooral voor de farmaceutische industrie interessant).

Na 5 jaar gebruik vereist

Maar zodra de eerste 5 jaar van de registratie zijn verstreken, ligt dit anders. Vanaf dat moment moet het merk op normale wijze zijn gebruikt in de 5 voorafgaande jaren om nog steeds geldig te zijn. Is er in die 5 jaar helemaal geen gebruik geweest van het merk? Dan kan de merkregistratie, op vordering van een belanghebbende, vervallen worden verklaard wegens niet-gebruik.

Bewijs van normaal gebruik bewaren

Als merkhouder doe je er dus verstandig aan om het gebruik van een merk goed bij te houden. Bewaar reclames, presentaties en catalogi (en voorzie ze van een datum of catalogusjaar). En verwijs in facturen en orderlijsten, waar mogelijk, naar het merk en de soort producten. Op die manier kom je als merkhouder goed beslagen ten ijs, want eenmaal verwikkeld in een procedure moet jij als merkhouder het bewijs leveren.

Met alléén een productfoto met het merk erop en een enkele factuur kom je er niet, zo ondervond bijvoorbeeld onlangs de houder van het oude motorfietsmerk EYSINK (pdf). Gevolg: de merkregistratie werd vervallen verklaard.

Ook het slechts in de lucht houden van een website is onvoldoende. Een reisorganisator die het merk SNOWTREX had geregistreerd, liet geen ander gebruik zien dan een print screen van een landingspagina. Volgens de rechter was hiermee geen sprake van ‘normaal gebruik’.

Moraal van verhaal: bewijs leveren dat jouw merk normaal is gebruikt in de voorgaande 5 jaren kan best tricky zijn, dus doe je huiswerk. Let er vooral op dat je:

• het merk consequent blijft gebruiken in de verschillende uitingen, zelfs in facturen.
• de uitingen met het merk, waar mogelijk, van datum of jaartal voorziet (denk aan een catalogus met een jaargang).
• de uitingen archiveert per categorie, zoals reclames, POS-materiaal en catalogi.
• lijsten bijhoudt van zakelijke afnemers en verkooppunten.
• oude websites en -pagina’s ergens opslaat.

Aan de hand van dit soort bewijs kan een claim over vervallenverklaring in veel gevallen overtuigend worden verdedigd.

Merkrechten kunnen ‘herleven’

Als merkhouder kun je, zolang een ander nog geen bezwaar heeft gemaakt, nog steeds aanspraak maken op jouw exclusieve merkrechten zodra het merk alsnog in gebruik wordt genomen. Merkrechten kunnen dus ‘herleven’. Een onderneming met een voorraad oude merken die al tijden niet zijn gebruikt, maar die nog wel geregistreerd zijn, kan hier zijn voordeel mee doen.

4. Wijzig het merk niet te veel

Het kan gebeuren dat tijdens een update van de huisstijl niet alleen de huisstijl, maar ook het merk een make-over ondergaat. Bijvoorbeeld door toevoeging of weglating van een nieuw woordelement. Of door aanpassing van het logo. Daarmee verandert het merk ten opzichte van hoe het oorspronkelijk was geregistreerd.

Ook met deze situatie is rekening gehouden door de wetgever: onder normaal gebruik van een merk wordt óók verstaan gebruik van het merk in afwijkende vorm, op de voorwaarde dat het onderscheidend vermogen van het merk niet wordt gewijzigd.

Hiermee wordt voorkomen dat je bij de minste geringste aanpassing verplicht bent om het merk opnieuw te deponeren. De wet biedt dus best wat speelruimte om het merk te updaten. Maar er zit wel een risico in, want een al te vergaande make-over kan ertoe leiden dat het merk niet meer ‘normaal’ gebruikt wordt.

Uitkomsten in dit soort rechtszaken zijn wisselend. Zo is ooit door de hoogste Europese rechter geoordeeld over het beeldmerk van Specsavers dat als woordloos logo was geregistreerd, maar alleen in combinatie met het merk SPECSAVERS werd gebruikt. Uiteindelijk vond de rechter dat er wel degelijk sprake kon zijn van gebruik van het woordloze beeldmerk. Best een ruime toepassing dus.

 

Een compleet andere uitkomst was er voor Red Bull, dat het merk BULL had geregistreerd – naast uiteraard vele registraties voor RED BULL als woord- en als beeldmerk. Omdat Red Bull geen gebruik maakte van BULL als op zichzelf staand onderdeel, was de vraag of door het gebruik van het merk RED BULL sprake was van normaal gebruik van het merk BULL. Maar Red Bull ving bot: door het onderdeel RED toe te voegen werd het onderscheidend vermogen van BULL gewijzigd. De registratie van het merk BULL werd daarmee vervallen verklaard.

Kortom, het kan verkeren, maar wil je er zeker van zijn dat je merk geldig blijft, permitteer je dan niet te veel vrijheden bij make-overs, of leg de wijziging eerst voor aan een juridisch specialist.

5. En vergeet niet te vernieuwen…

Last but not least: is je merk 10 jaar geregistreerd en is het nog steeds in gebruik? Zorg dan dat je merkregistratie tijdig wordt vernieuwd. Dat moet elke 10 jaar gebeuren en kan oneindig.

Als de vernieuwing over het hoofd wordt gezien, vervalt je merkregistratie automatisch. Dan moet je het merk opnieuw registeren, maar gaan je opgebouwde rechten – van minimaal 10 jaar terug – verloren, en moet je dus opnieuw beginnen en hopen dat in de tussentijd niemand een gelijkend merk heeft geregistreerd.

Bescherm je merk

Het registeren van je merk is een essentiële stap om het te kunnen beschermen. Maar daar houdt het niet op: als merkhouder moet je er rekening mee houden dat er wettelijke gronden zijn die het mogelijke verval van je merkregistratie kunnen betekenen. Dat vraagt dus om een bewustzijn en, soms, actief handelen van jou als merkhouder. Op die manier kun je voorkomen dat het merk vervalt en blijft het een belangrijke en exclusieve asset voor de onderneming.