Een merk of bedrijfsnaam kiezen? Vergeet deze juridische aspecten niet

Ben je net lekker aan het draaien met je nieuwe onderneming (de champagneflessen van de opening moeten nog worden opgeruimd), word je op je nek gesprongen omdat je bedrijfsnaam lijkt op de naam of het merk van een ander. Waar moet je onder andere op letten als je een bedrijfsnaam kiest? Ik neem niet alleen de situaties onder de loep waarin jij net gestart bent en een ander vindt dat jouw naam niet kan. Ook geef ik tips om te voorkomen dat een paar jaar na jouw start, een ander met jouw naam aan de haal gaat.

Ouder merk

De belangrijkste twee conflictsituaties genoemd in de Handelsnaamwet zijn die waarin jouw bedrijfsnaam in de weg wordt gezeten door een ouder merk of een oudere handelsnaam. De houder van een ouder merk kan jouw handelsnaam laten verbieden als er sprake is van verwarringsgevaar is bij het publiek over de herkomst van de waren of diensten. Over de vraag wat verwarringsgevaar is kom ik hieronder nog terug.

En er komt natuurlijk een moment dat je geen nieuwkomer meer bent, en juist nieuwkomers op basis van je merk een andere handelsnaam wil laten kiezen. Het is dus zinvol om nu al een merk te registreren. Een merk is een herkenningsteken voor door jou geleverde producten of diensten: woord of logo (met daarin eventueel een woord). Doe dit niet zelf, maar vraag advies van een merkenbureau.

Je logo of naam kan ook auteursrechtelijk beschermd zijn als die creatief genoeg en nieuw is. Met andere woorden: niet afgekeken van een ander. Auteursrecht kun je niet registreren, wel kun je je logo en je naam voor een klein bedrag (35 euro voor vijf jaar) als ‘i-DEPOT’ deponeren bij Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Op die manier kun je laten zien dat je op datum x in ieder geval al beschikte over het logo.

Oudere handelsnaam

Vaker voorkomend is de situatie waarin je last krijgt met een oudere handelsnaam. Veel handelsnamen worden niet ingeschreven. Bovendien is de Kamer van Koophandel niet verplicht om je te wijzen op conflicten, zelfs als het een wel ingeschreven handelsnaam betreft. Ik zal jullie door dit onderwerp heenloodsen aan de hand van de rechtspraak van de afgelopen twee jaar. Ik trek eerst het wetsartikel uiteen tot hapklare brokken:

“Het is verboden een handelsnaam te /voeren/, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig /gevoerd/ werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de /aard der beide ondernemingen/ en de /plaats, waar zij gevestigd zijn/, bij het /publiek/ /verwarring tussen die ondernemingen te duchten is/.”

Voeren

Wanneer doe je dat, als nieuweling een handelsnaam ‘voeren’? Kan een domeinnaam ook worden gezien als handelsnaam? In een kwestie waarin een domeinnaam (slaapspecialisttiel.nl) alleen werd gebruikt om naar de eigen site door te linken, en waar in de tekst op de eigen site de handelsnaam van de ander (Slaapspecialist Tiel) werd gebruikt (zo dus, via archive.org), vond de rechter dat daardoor de domeinnaam ‘kleurde’ tot handelsnaam.

Gevoerd

Dan ‘gevoerd’: was de ander wel eerder met ‘voeren’? Alleen inschrijving van de handelsnaam in het handelsregister is geen handelsnaamgebruik, zo bleek in een kwestie waarin (de BV van) een van de oprichters van een ontbonden VOF meende dat hij eerder was dan de VOF met de handelsnaam SOED, en een zaak startte tegen (de BV van) een van de andere oprichters.

Alleen registreren van je handelsnaam in het handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft dus juridisch weinig zin. Om praktische redenen toch de tip om wèl je handelsnaam bij de KvK te registreren. De reden is dat iemand die een handelsnaam wil inschrijven en dan in het handelsregister kijkt jouw naam ziet eerder zal besluiten een andere naam te kiezen. Maar juridisch krijgt je handelsnaam (de naam van je onderneming) pas bescherming nadat je deze naar buiten toe waarneembaar als handelsnaam gebruikt (dus tip: zet je handelsnaam op je website, visitekaartjes, offertes enzovoort).

Verwarringsgevaar

Het meeste wordt echter gevochten over de eis dat er sprake moet zijn van ‘verwarringsgevaar’. Dat is niet de situatie waarin klanten na een bezoek aan jou verward over straat lopen (dan heb je een groter probleem), maar die waarin klanten bijvoorbeeld denken dat jouw onderneming een filiaal is van iets dat ze eerder tegenkwamen. Negatieve publiciteit over nummer twee kan dan nummer één raken, positieve publiciteit over nummer één kan de nieuwkomer een onterechte boost geven. Voor de geldigheid van een handelsnaam is niet vereist dat die zich onderscheidt van andere handelsnamen,

maar het gebrek daaraan, althans de mate waarin onderscheidend vermogen al dan niet aanwezig is, speelt wel een rol bij de beoordeling of verwarring te duchten valt. De bescherming van een handelsnaam met een beschrijvend karakter is beperkt van aard, omdat algemene benamingen niet gemonopoliseerd moeten kunnen worden.

Aldus de rechter in The Future Group tegen Future Investments. De rechter oordeelde dat:

het gevaar voor verwarring bij dit soort (professionele) klanten kleiner is dan wanneer ‘het publiek’ uit gewone consumenten bestaat.

De rechter kwam tot het oordeel dat er geen gevaar voor verwarring was.

Aard van de ondernemingen

Bij ‘aard van de onderneming’ is een overlap al snel voldoende voor de rechter. Het hoeft niet te gaan om exact hetzelfde, zo bleek bij ‘Bebo traprenovatie’ tegen ‘Bebo parket’: Bebo traprenovatie verkocht ook houten vloeren en Bebo parket verkocht ook traprenovatiesets.

Plaats van de ondernemingen

Plaats van de onderneming: in elk dorp heb je wel een snackbar ‘Het Hoekje’, maar wordt dat anders als het om een restaurant gaat? Bij twee restaurants ‘De Ontmoeting’ gaf De Ontmoeting Zutphen aan dat geen van beide een sterrenuitstraling had die publiek trekt uit het gehele land, maar dat ook zij het niet onaannemelijk vond dat haar website klanten uit een andere regio zou kunnen aantrekken. De eerste Ontmoeting won dus (in dit geval al op basis van haar merk).

Welke checks vooraf?

Check bij het kiezen van je handelsnaam dus niet alleen kvk.nl, maar zeker ook Google en het merkregister. Bij twijfel: niet inhalen. Denk bij ‘plaats’ aan heel Nederland als je in heel Nederland klanten via internet gaat krijgen (of een ander in heel Nederland klanten via internet heeft). Wees je ervan bewust dat uitbreidingsplannen kunnen stranden als een ander reeds in een andere regio dezelfde handelsnaam gebruikt.

Case: verwarringsgevaar Simpel & Sim

Ik ga nu over tot een uitgebreidere bespreking van verwarringsgevaar aan de hand van een recent voorbeeld.

Stel, je hebt een onderneming die telefoonabonnementen aanbiedt, je noemt jezelf (ook in het handelsregister) ‘Simpel.nl’ en ‘Simpel’ en je registreert ‘Simpel’ ook nog eens – mooi vormgegeven – als merk:

Ben je dan beschermd tegen een vergelijkingssite die het volgende gebruikt?

Simpel vond van wel en stapte naar de rechter: merkinbreuk en handelsnaaminbreuk!

Handelsnaam: niet monopoliseren beschrijvende woorden

Wie kreeg gelijk? Criterium bij beoordeling handelsnaam versus handelsnaam: is er verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen? Beide bedrijven in mijn voorbeeld zijn actief in dezelfde branche en richten zich op consumenten in heel Nederland. Bij het schrijven – zonder de speciale vormgeving – en uitspreken lijkt ‘sim.nl’ en ‘simpel.nl’ wel op elkaar, althans, dat vond deze rechter. Daaraan doet niet af dat het woord ‘sim’ natuurlijk staat voor de kaart die in de telefoon gaat en dat heeft als begrip dus niets met ‘simpel’ (eenvoudig) te maken.

Máár: de rechter vond dat, ook omdat er al tien jaar een ‘belsimpel.nl’ bestaat, ‘simpel’ “als handelsnaam voor een bedrijf dat het voor de consument makkelijk wil maken, weinig onderscheidend vermogen” heeft. En als je een handelsnaam kiest die jou niet echt onderscheidt van de rest, heb je weinig bescherming: een ander wijkt dan al met een kleine wijziging voldoende van jou af.

Het oordeel van de rechter over het gebrek aan onderscheidend vermogen, daar valt mijns inziens wel wat tegen in te brengen: kernactiviteit van de onderneming achter ‘simpel.nl’ is ‘mensen laten telefoneren’, niet ‘het mensen makkelijk maken’. Hoe dan ook, Simpel wilde kennelijk het voor de telefoniebranche wèl beschrijvende ‘sim’ monopoliseren. Voor de branche algemene benamingen zoals ‘sim’ kunnen niet worden gemonopoliseerd als onderdeel van een handelsnaam, ook niet door er ‘pel’ achter te plakken en sim+pel = Simpel als handelsnaam te gebruiken. Zulke aanduidingen moeten vrij blijven voor de concurrentie om te gebruiken. Gevaar voor verwarring was er, alles afwegend, niet. De claim met betrekking tot de handelsnaam werd dus afgewezen.

Merk: niet via achterdeur bescherming door woord in beeldmerk (logo)

De merkenkwestie was hetzelfde lot beschoren: geen verwarringsgevaar. Wat je vaak ziet, is dat ondernemingen die twijfelen of een woord wel onderscheidend genoeg is als woordmerk, er dan maar een logo van maken met dat woord er in en dan iedereen op de nek springen die het woord uit dat logo gebruikt. Dat werkt dus – meestal – alleen als de ‘inbreukmaker’ ook iets uit het logo gebruikt. Anders zou je via een achterdeur alsnog bescherming kunnen krijgen voor iets dat geen merkbescherming verdient. Nu de logo’s niet op elkaar leken, was het af door de zijdeur voor simpel.nl.

Wees er bij het kiezen van een handelsnaam en merk van bewust dat beschrijvende delen daaruit – in beginsel – door een ander gebruikt kunnen worden. Ben je dan tevreden met wat dan nog overblijft? Uiteindelijk blijft echter altijd beslissend: is er verwarringsgevaar?